Par une décision du 4 Juillet 2023, l’Institut National de la Propriété Industrielle rappelle que le titulaire d’une marque contestée dans le cadre d’une action en nullité ne peut pas formuler de demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance de la marque antérieure en tant que moyen de défense.

Avant la loi du 9 décembre 2019, créant la nouvelle procédure de nullité devant l’INPI, les demandes en nullité relevaient du Tribunal Judiciaire, devant lequel il était habituel d’introduire des demandes reconventionnelles en nullité ou déchéance dans un litige en nullité ou en contrefaçon.

Désormais, les articles L. 716-2 II. et L. 716-5 I. du Code de Propriété Intellectuelle prévoient désormais une compétence exclusive de l’INPI en matière de demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal.

La décision du 4 Juillet 2023, NL 22-0152, de l’INPI concerne une action en nullité contre une marque fondée sur le risque de confusion existant avec une marque antérieure similaire désignant les mêmes produits et services.

Afin de contester la demande en nullité, le défendeur invoque plusieurs motifs et formule également, assez maladroitement, une demande reconventionnelle en nullité de la marque antérieure pour non-usage (déchéance).

Néanmoins, l’INPI oppose un refus strict à cette demande reconventionnelle en affirmant qu’« aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle en déchéance devant l’Institut ».

L’INPI fait une appréciation stricte des textes puisqu’avec l’avènement de la compétence exclusive de l’INPI pour juger, des demandes de nullités et de déchéance, le moyen classique reconventionnel en nullité de la marque antérieure a été remplacé par la requête en irrecevabilité de la demande de nullité pour cause de non-usage prévue par l’article L716-2-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose : «  Est irrecevable : 1° la demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieur, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pou lesquels elle est enregistrée et qui sont invoquées à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq ans années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévus à l’article L714-5 ou s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ».

Cet article permet au titulaire de la marque attaquée en nullité de demander l’irrecevabilité de l’action qu’il subit en raison de l’inexploitation de la marque antérieure mais non sa nullité ou sa déchéance.

L’INPI rappelle en ces termes que « seules les actions en déchéance exercées à titre principal peuvent être formées devant l’Institut ». L’INPI applique, ici, une distinction essentielle entre procédure classique reconventionnelle de demande de nullité de la marque antérieure et la requête en irrecevabilité de la demande de nullité.

Il s’avère que l’enseignement principal de cette décision, est que le titulaire de la marque contestée a mal formulé sa demande laissant planer un doute sur la nature de sa « requête » afin de déterminer s’il s’agissait d’une demande reconventionnelle de nullité, ou bien une requête d’irrecevabilité recevable devant l’INPI.

L’INPI reconnait que les observations du défendeur « apparaissent très confuses, en sorte que tant que le demandeur que l’INPI ne sont en mesure d’identifier avec suffisamment de précision la portée de cette « requête », tant que les produits de la marque antérieure visés, que sur les périodes pertinentes invoquées. En conséquence, les observations du titulaire de la marque contestée en peuvent donc être considérées comme contenant une « requête » en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure, au sens de l’article L716-2-3 du code de la propriété intellectuelle ».

L’INPI étant liée par les demandes des parties, il n’a pas pu donner suite à la demande la requête….